Jakie umowy zawierać już od początku prowadzenia własnej działalności?

Jak ograniczyć ryzyko sporu między współzałożycielami nowej firmy? W jaki sposób poukładać relacje ze współpracownikami i klientami po założeniu działalności? Jak zadbać o prawa do realizowanych projektów? Jak zwiększyć szansę na pozyskanie finansowania? w uproszczeniu — jakie umowy zawierać i na co zwracać uwagę już na starcie własnego biznesu?

Jest wiele sposobów na to, jak stracić czas i pieniądze, zakładając własny biznes. Dla przykładu wyobraź sobie taki scenariusz: pracujesz jako programista na etacie w spółce technologicznej. Razem z dwójką przyjaciół tworzycie po godzinach aplikację, która ma zrewolucjonizować rynek motoryzacyjny. Wasza wiara w ten projekt rośnie z dnia na dzień, więc poświęcacie mu coraz więcej uwagi.

Przychodzi moment, w którym postanawiacie zakończyć pracę w korporacji, złożyć wypowiedzenia i założyć własny startup. Jesteście tak zaangażowani, iż wszystkie kwestie formalne odkładacie na późniejszy etap – teraz liczy się wyłącznie rozwój produktu. Po pewnym czasie tworzycie już działający prototyp aplikacji, rozmawiacie z pierwszymi klientami, a do zespołu chcą dołączyć nowe osoby. Jak to jednak często bywa, wasza działalność przez pierwsze miesiące nie przynosi wielkich zysków. Oszczędności znikają w błyskawicznym tempie. Coraz częściej pojawiają się napięcia i konflikty. Kiedy emocje biorą górę, jeden z was decyduje się odejść z projektu.

Praca nad aplikacją nie zwalnia jednak tempa i w końcu zaczynają się wami interesować inwestorzy. Niestety, po przeprowadzeniu audytu okazuje się, iż kwestia praw do aplikacji nie została w żaden sposób uregulowana. Z byłym założycielem, który stworzył znaczną część oprogramowania, nie macie od dawna kontaktu. Inwestor rezygnuje z finansowania. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie. Co więcej, kiedy o waszym rozwiązaniu robi się w końcu głośno, dawny przyjaciel postanawia o sobie przypomnieć i wycenić udział, jaki miał w sukcesie aplikacji. Nie możecie dojść do porozumienia, więc sprawa kończy się w sądzie. Przez kilka kolejnych lat prowadzicie kosztowny spór, który może zadecydować o przyszłości waszego biznesu…

Podobna historia wydarzyła się w rzeczywistości z udziałem Reggiego Browna – jednego ze współzałożycieli Snapchata. Zawarta w 2014 roku ugoda kosztowała twórców aplikacji ponad 157 milionów dolarów. Tego typu przypadki po prostu się zdarzają i lepiej być na nie odpowiednio przygotowanym. Jak uniknąć takiej sytuacji?

Przykład opisany we wstępie może dotyczyć jakiegokolwiek nowego projektu. Tworzysz grę komputerową, marketplace, sklep internetowy, portal społecznościowy, aplikację mobilną lub inną usługę czy produkt cyfrowy? jeżeli tak – musisz mieć pewność, iż posiadasz prawa do wszystkich elementów składających się na twoje rozwiązanie. Dotyczy to między innymi kodu, projektów UX i UI, grafik, tekstów, baz danych oraz jakiegokolwiek istotnego software’u lub hardware’u. Na początku zastanów się więc, kto bierze udział w procesie ich powstawania. Następnie odpowiedz na pytanie – czy i jak zadbałeś o nabycie do nich praw?

Współzałożyciele – jak uregulować relacje z co-founderami?

Najczęściej, zanim w firmie zatrudnisz pierwszych pracowników, większość zadań będziesz wykonywać samodzielnie lub wyłącznie w gronie osób, z którymi postanowiłeś „pójść na swoje”. Przed sformalizowaniem wspólnej działalności (np. założeniem spółki) warto rozważyć zawarcie tzw. founder’s agreement (umowa założycieli). Jest to dokument, który ma na celu uregulowanie zasad współpracy między założycielami i określenie praw do tworzonego razem rozwiązania.

W takiej umowie możecie wspólnie opisać, jaki jest wasz wkład do projektu. To przykładowo: pieniądze, sprzęt komputerowy czy prawa autorskie do stworzonego wcześniej layoutu, logo lub kodu. Warto też ustalić wysokość udziałów każdego co-foundera. Dobrze wyznaczyć w niej podział zadań i sposób podejmowania kluczowych decyzji. W umowie powinno się znaleźć również zobowiązanie założycieli do przeniesienia w przyszłości praw własności intelektualnej do tworzonych przez nich rozwiązań. Jest to także odpowiedni moment, żeby sprecyzować zasady wprowadzania nowych osób i warunki ewentualnego wyjścia z projektu.

Founder’s agreement pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nieporozumień i konfliktów w przyszłości, w tym tych dotyczących waszych oczekiwań i wzajemnej odpowiedzialności. Ustalenia zawarte w umowie założycieli często stają się podstawą późniejszej umowy spółki. Choć musisz wiedzieć, iż w niektórych sytuacjach founder’s agreement warto zawrzeć także już po założeniu spółki.

Pracownicy – jak nabywać prawa autorskie od pracowników?

Naturalnym krokiem w procesie skalowania biznesu jest budowanie i rozwijanie zespołu. Jednym z podstawowych kontraktów, które możesz w tej sytuacji zawrzeć, jest umowa o pracę. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (UoP) działa domniemanie korzystne dla pracodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracodawca niejako „automatycznie” nabywa autorskie prawa majątkowe do utworów (rozumianych jako „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”) stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (są to tzw. utwory pracownicze).

Jest jednak kilka kwestii, o których należy pamiętać:

• Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej.
• Przeniesienie praw następuje jedynie w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dlatego właśnie trzeba możliwie precyzyjnie opisać zakres obowiązków pracownika.
• Pracodawca powinien co do zasady przyjąć utwór pracowniczy, tj. potwierdzić jego odbiór. Inaczej jest wyłącznie w przypadku programów komputerowych. Do takich utworów prawa przysługują od razu pracodawcy i nie musi on składać oświadczeń dotyczących przyjęcia utworu.
• Pracodawca nie nabywa osobistych praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika (przykładowo – to wciąż pracownik może tytułować się autorem utworu).
• Strony mogą w umowie inaczej regulować niektóre kwestie dotyczące praw autorskich.

Na podstawie tego przepisu pracodawcy nie będą przysługiwać prawa do utworów stworzonych przez pracownika przed zawarciem umowy o pracę i po jej rozwiązaniu. Podobnie sytuacja wygląda z utworami, które – co prawda – powstały w trakcie trwania stosunku pracy, ale nie mieściły się w zakresie obowiązków pracowniczych (np. grafik wykonujący oprogramowanie).

Współpracownicy – jak nabywać prawa autorskie od podwykonawców i innych kontraktorów?

Na kolejnych etapach rozwoju twojego projektu będziesz potrzebować wsparcia różnych specjalistów. Niektóre współprace będą miały charakter jednorazowy lub – z założenia – ograniczony w czasie. Inne, co częste w branży IT, będą opierały się o relacje typu B2B. W takich przypadkach, zamiast umowy o pracę będziesz zawierać umowy cywilnoprawne, w tym umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług.

Do tego typu umów nie znajdą zastosowania opisane wcześniej zasady dotyczące nabywania praw do utworów pracowniczych. W przypadku umów cywilnoprawnych, aby skutecznie przenieść autorskie prawa majątkowe, należy szczególnie zadbać o:

• zachowanie formy pisemnej umowy (rozumianej jako podpis własnoręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny; niedopełnienie tej formalności grozi nieważnością umowy),
• wymienienie pól eksploatacji, tj. sposobów korzystania z utworu. Umowa o przeniesienie praw autorskich obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w niej opisane,
• wskazanie wprost na przeniesienie praw (w przypadku braku jednoznacznej informacji na ten temat przyjmuje się, iż udzielona została jedynie licencja).

Co więcej, warto też uregulować:

• zasady odpłatności. Po pierwsze, jeżeli z umowy nie wynika, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Po drugie, o ile umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji),
• zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych współpracownika (tzn. praw chroniących więź twórcy z utworem, których to praw nie da się zrzec ani przenieść),
• kwestię przeniesienia tzw. praw zależnych (w uproszczeniu — praw związanych z wprowadzaniem zmian do utworu).

Musisz pamiętać, iż jeżeli do umów zawieranych ze współpracownikami nie wprowadzisz postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich, nie nabędziesz praw do stworzonych przez te osoby części projektu. To w przypadku programisty działającego na B2B, który odpowiada za stworzenie jednej z głównych funkcjonalności twojej aplikacji, może okazać się w przyszłości sporym problemem.

Podobnie, nie staniesz się właścicielem wyników pracy współpracownika, gdy łączyć was będą jedynie ustalenia mailowe lub ustne. Sytuacji nie zmienia choćby fakt, iż zapłaciłeś wysokie wynagrodzenie. Zapłata wynagrodzenia nie powoduje przeniesienia praw autorskich. Nie zmieni też to, iż na fakturze znalazła się adnotacja o prawach autorskich. Faktura nie będzie prawdopodobnie spełniała wymagań formy pisemnej, nie mówiąc o spełnieniu obowiązku wskazania pól eksploatacji.

Klienci – jak zabezpieczyć prawa autorskie do projektu w umowie z klientem?

Sytuacja może się skomplikować, gdy zdobywasz pierwszych klientów. Często narzucają oni własne, korzystne dla nich wzory umów. To może oznaczać, iż w pewnym momencie w zaproponowanym kontrakcie znajdziesz paragraf opisujący przeniesienie na klienta praw autorskich do całości wyników waszej współpracy. Przy założeniu, iż nie odrzucasz podpisania takiej umowy, możliwych jest kilka rozwiązań:

• negocjujesz umowę w zakresie dotyczącym praw autorskich – zamiast przeniesienia praw proponujesz licencję,
• bardzo precyzyjnie opisujesz zakres wykonywanych prac lub utworów, do których prawa mają zostać przeniesione. Upewniasz się, iż klient dostanie tylko to, za co zapłaci,
• zawężasz pola eksploatacji (sposoby wykorzystania utworu) wyłącznie do tych, których klient wprost wymaga. Pamiętaj przy tym o dwóch kwestiach. Po pierwsze, umowa o przeniesienie praw autorskich obejmuje wyłącznie pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Po drugie – co do zasady – twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym polu eksploatacji z osobna,
• przygotowujesz dwa warianty wynagrodzenia – z przeniesieniem praw autorskich i bez (z oczywistych względów ta pierwsza opcja będzie zdecydowanie droższa),
• wskazujesz, do których elementów udzielasz licencji, a do których przenosisz prawa. Przykładowo, gdy w wyniku realizowanej umowy powstaje oprogramowanie, możesz podzielić je na: oprogramowanie zewnętrzne (takie, z którego sam korzystasz na zasadach licencji), oprogramowanie autorskie (stworzone przed zawarciem umowy) i oprogramowanie dedykowane (przygotowane indywidualnie na zamówienie klienta). W ten sposób możesz zdecydować o przeniesieniu praw wyłącznie do oprogramowania, które stworzyłeś pod danego klienta (oprogramowanie dedykowane). Pozostałe elementy (oprogramowanie zewnętrzne i autorskie) będziesz mógł ponownie wykorzystywać przy innych projektach.

Niektórzy stosują strategię polegającą na przemilczeniu problemu. Z przepisów wynika, iż o ile w umowie w żaden sposób nie zostanie opisana kwestia praw autorskich albo brakować będzie wyraźnych postanowień wskazujących wprost na przeniesienie praw – przyjmuje się, iż udzielona została jedynie licencja (a więc prawa nie przechodzą na klienta i pozostają przy twórcy).

Co istotne, w przypadku współpracy z zagranicznymi klientami w grę mogą wchodzić przepisy obowiązujące w obcym państwie. Istnieje ryzyko, iż te będą w istotny sposób wpływać na wasze zobowiązania i sposób interpretacji kontraktu. Strony mogą jednak w zawieranej umowie, z uwzględnieniem norm prawa międzynarodowego, doprecyzować kwestię prawa adekwatnego (w ten sposób wskazując np. na stosowanie prawa polskiego).

Inwestorzy – jak zwiększyć szanse na pozyskanie finansowania?

Jeśli zdecydujesz się na pozyskanie inwestora, możesz być pewien, iż zostaniesz poddany tzw. due diligence. w uproszczeniu jest to analiza twojego przedsiębiorstwa pod kątem ryzyka związanego z inwestycją.

Badanie obejmuje też zwykle przeprowadzenie audytu prawnego. Polega on między innymi na:

• zweryfikowaniu zawartych dotychczas umów (z pracownikami, kontraktorami, podwykonawcami i klientami),
• zweryfikowaniu posiadanych praw własności (w tym skuteczności nabywania praw autorskich),
• zweryfikowaniu prowadzonych sporów (w tym historii postępowań sądowych i pozasądowych, dotyczących przykładowo rozliczeń z byłymi założycielami).

Dlatego tak ważne jest, żebyś już od początku prowadzenia działalności zwracał uwagę na kwestie prawne i adekwatnie je regulował.

W branży IT sprawdzane może być także podejście do:

• ochrony danych osobowych i prywatności,
• zasad świadczenia usług utrzymania i rozwoju oprogramowania,
• stosowania odpowiednich procedur i zabezpieczeń, w tym technologicznych i prawnych.

Pozytywne przejście tego etapu często warunkuje szansę na zawarcie umowy inwestycyjnej.

Inne sposoby na ochronę własności intelektualnej

Jeśli zadbałeś już o wszystkie wyżej wymienione kwestie prawne, wciąż możesz zabezpieczyć się lepiej niż inni. Warto, żebyś przemyślał jeszcze te aspekty:

• znaki towarowe – o ile chcesz zbudować rozpoznawalną markę, na pewnym etapie działalności dobrze jest zadbać o zabezpieczenie praw do nazwy i identyfikacji wizualnej firmy. Skutecznym rozwiązaniem będzie zarejestrowanie znaku towarowego w urzędzie patentowym,
• wzory przemysłowe – zastrzec można też konkretny wygląd produktów. Dotyczy to również designu interfejsu użytkownika strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Co prawda jako wzór przemysłowy nie może zostać zarejestrowany sam program komputerowy, ale jego strona wizualna już tak,
• patenty i wzory użytkowe – o ile kluczową wartością w twojej działalności są rozwiązania o charakterze technicznym (np. hardware), zastanów się nad próbą uzyskania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy,
• NDA (non-disclosure agreement) – z czasem niektóre informacje o tym, jak działa twój biznes lub oferowane przez ciebie rozwiązania, zaczną zyskiwać na wartości. Dlatego zawieranie umów o zachowaniu poufności może być w niektórych sytuacjach wyjątkowo istotne. Szczególnie gdy zależy ci na ochronie tajemnic twojego przedsiębiorstwa,
• NCA (non-compete agreement) – wypracowany know-how można chronić także przez podpisywanie umów o zakazie konkurencji. Postanowienia kontraktu mogą zabraniać twojemu zespołowi wykonywania działalności konkurencyjnej w trakcie trwania umowy lub po jej zakończeniu oraz wprowadzać wymóg uzyskania uprzedniej zgody na rozpoczęcie takiej aktywności.

Podsumowanie

Na koniec kilka prostych wskazówek:

• zawieraj umowy — o ile na poważnie myślisz o realizowanym przedsięwzięciu, podpisuj kontrakty, choćby z przyjaciółmi lub dawnymi kolegami z pracy. Minimalizujesz w ten sposób ryzyko pogorszenia relacji nie tylko biznesowych, ale i prywatnych,
• zwracaj uwagę na kwestie dotyczące praw własności intelektualnej — stosunkowo łatwo jest zadbać o prawidłowe pozyskiwanie praw do projektu. Natomiast dużo trudniej jest później naprawiać popełnione w tym zakresie błędy,
• twórz procesy nabywania praw do projektów — o ile w tworzeniu nowego rozwiązania bierze udział wiele osób lub zlecasz wykonanie części zadań poza twoją organizację, upewnij się, iż łańcuch transferu IP jest prawidłowo zaprojektowany i udokumentowany.

Przy prowadzeniu własnej działalności pytanie nie brzmi „czy”, tylko „kiedy” pojawi się pierwszy problem prawny. To dobry czas, żebyś ocenił, czy jesteś na niego adekwatnie przygotowany i czy zrobiłeś już naprawdę wszystko, żeby go uniknąć.

Masz pytania? Napisz do mnie na mail j.brzykcy@jwms.pl, wejdź na stronę JWMS lub odezwij się przez LinkedIn.